設(shè)計(jì)專利的靈魂與核心是圖式(drawings)中所揭示之設(shè)計(jì)內(nèi)容。MPEP 第15章中規(guī)定，設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)案必須提出充分且足夠的視圖，所附之圖式必須足以清楚且完整地揭示申請(qǐng)人所主張的整體外觀設(shè)計(jì)，任何揭示于圖式中的部分(what is shown in the application drawings)都是設(shè)計(jì)專利權(quán)范圍的重要元素(essential element) 。
在Elmer案件中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱 CAFC)說明：審判法院有責(zé)任解讀設(shè)計(jì)專利的權(quán)利范圍，解讀專利主張的權(quán)利范圍是法官的工作，而陪審團(tuán)必須接受法官所作的正確解讀。
在Egyptian Goddess案例(注1)中，CAFC建議：審判法院的工作是提供陪審團(tuán)適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，不逾越且不過度干預(yù)陪審團(tuán)事實(shí)認(rèn)定的過程，應(yīng)避免以詳細(xì)文字的描述去解讀設(shè)計(jì)專利。
設(shè)計(jì)專利不同于發(fā)明專利，美國最高法院認(rèn)為，對(duì)于設(shè)計(jì)專利而言，解讀權(quán)利范圍時(shí)，以圖片方式呈現(xiàn)會(huì)比任何文字的描述來得更好(注2)，不過，法院可將設(shè)計(jì)專利權(quán)范圍有關(guān)的其他事項(xiàng)告知陪審團(tuán)，這些將有助于侵害判斷的判斷，例如：(1)虛線在設(shè)計(jì)專利圖式中所象征的意義;(2)申請(qǐng)歷史檔案對(duì)設(shè)計(jì)專利權(quán)解讀的影響;(3)區(qū)分設(shè)計(jì)專利圖式所揭示的設(shè)計(jì)特征，哪些是功能性特征，哪些是裝飾性特征(注3)。
本文想藉由美國法院的相關(guān)判決，幫助讀者了解美國法院如何解讀設(shè)計(jì)專利權(quán)范圍，也檢視我國設(shè)計(jì)專利權(quán)解讀方式與其差異。
一張圖勝過千言萬語
在Yao-Hung Huang v. Marklyn Group, Inc 案件(注4)中，科羅拉多州地方法院法官Blackburn拒絕以詳細(xì)的文字來解讀設(shè)計(jì)專利權(quán)范圍，而以“如圖所示及所述之可應(yīng)用于可彎曲長條帶狀的LED燈串之裝飾性設(shè)計(jì)”來解讀系爭的D614,780專利(圖1)。
值得注意的是，法官Blackburn認(rèn)為并不需要以詳細(xì)文字解讀權(quán)利范圍，就可分先前技藝與780專利，或是以非功能性組件來限制其保護(hù)范圍。
圖1 Yao-Hung Huang的780專利
圖式以實(shí)線揭示之設(shè)計(jì)組件都是重要元素
在Elmer v. ICC Fabricating, Inc。一案(注5)中，原告主張D290,620專利(圖2)的縱向棱邊有細(xì)長三角形突肋及頂面中央有一小圓形凸出物的兩項(xiàng)特征是功能性特征，而非裝飾性特征。
不過CAFC認(rèn)為，如果專利權(quán)人主張?jiān)O(shè)計(jì)專利的某些設(shè)計(jì)特征是屬功能性而非裝飾性，應(yīng)在申請(qǐng)時(shí)，將這些功能性特征從申請(qǐng)案的圖式中刪除或以虛線揭示;否則在解讀權(quán)利范圍時(shí)專利權(quán)人不得作此主張。
圖2 原告620專利與先前技藝及被告產(chǎn)品之比對(duì)
圖式中的虛線部分不構(gòu)成請(qǐng)求設(shè)計(jì)之一部分
2012年8月，美國北加州聯(lián)邦地方法院法官Lucy Koh針對(duì)Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD案件(注6)做出最終陪審團(tuán)指南(final instruction)，說明解讀設(shè)計(jì)專利的權(quán)利范圍是法官的工作，而陪審團(tuán)必須接受法官所作的正確解讀。
地方法院解讀Apple的D618,677設(shè)計(jì)專利(簡稱677專利)權(quán)利范圍，并不包括專利圖式中的虛線，其請(qǐng)求保護(hù)范圍只有手機(jī)正面的四角以圓弧角修飾之矩形玻璃面板(見圖3);而D593,087設(shè)計(jì)專利(簡稱087專利)的權(quán)利范圍，包含手機(jī)正面、正面玻璃面板周圍的環(huán)框，不是請(qǐng)求手機(jī)的整體設(shè)計(jì)或其余部分。
圖3 Apple電子裝置的677專利
圖4 Apple的D087專利的第1個(gè)實(shí)施例
在2009年的Minka Lighting Inc. v. Maxim Lighting International Inc。(注7)一案中，法院認(rèn)為系爭的D535,052專利與被告的Tuscan Estate設(shè)計(jì)雖然都采用相同形狀的燈罩和類似的設(shè)計(jì)裝飾，不過兩個(gè)設(shè)計(jì)的輪廓及表面裝飾的光影明顯不同，所產(chǎn)生的整體印象也不一樣，一般觀察者不會(huì)產(chǎn)生混淆。
圖5 Minka的052專利與被告Tuscan Estate產(chǎn)品之比對(duì)
圖式中的虛線部分構(gòu)成請(qǐng)求設(shè)計(jì)之一部分
在Bernardo Footwear L.L. C. v. Fortune Dynamics案件(注8)之中，雙方當(dāng)事人之間最明顯的爭議就是D513,447專利圖式中，涼鞋接近外側(cè)邊緣以虛線揭示的車縫線部分是否為主張?jiān)O(shè)計(jì)之一部分(見圖5)。地方法院認(rèn)為因?yàn)?47專利圖式中的虛線部分會(huì)創(chuàng)造出車縫線般的裝飾性視覺效果，且專利權(quán)人未在說明書中敘明該虛線并不構(gòu)成主張?jiān)O(shè)計(jì)之一部分，因此該虛線是請(qǐng)求設(shè)計(jì)的一部分。
圖6 美國 D 513,447設(shè)計(jì)專利(涼鞋)
而到了Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD一案(注9)，地方法院解讀D504,889設(shè)計(jì)專利(簡稱889專利)的權(quán)利范圍，是“如FIG.1—FIG.9所揭示及所述之電子裝置的裝飾性設(shè)計(jì)”(如圖6所示);不過，889專利中有一些模糊的空間，F(xiàn)IG.3在屏幕玻璃前蓋表面下方以虛線方式呈現(xiàn)的矩形屏幕，說明書只記載著“FIG.9中以虛線表示的部分不構(gòu)成主張?jiān)O(shè)計(jì)之一部分”，卻未說明在其他視圖中所使用的虛線是否構(gòu)成主張?jiān)O(shè)計(jì)的一部分。
地方法院認(rèn)為：889專利Fig.1與Fig.3透明玻璃蓋下方的虛線最有可能表示屏幕玻璃前蓋板下方所嵌入之屏幕，所以該虛線也是主張?jiān)O(shè)計(jì)之一部分才是合理的解釋。
圖7 Apple的D889專利(電子裝置)
申請(qǐng)歷史檔案對(duì)設(shè)計(jì)專利權(quán)解讀的影響
因?yàn)樵O(shè)計(jì)專利的申請(qǐng)歷史檔案較簡單，取得設(shè)計(jì)專利的時(shí)程較短，費(fèi)用成本遠(yuǎn)比發(fā)明專利為低，且無需維護(hù)費(fèi)用，有些公司或企業(yè)同時(shí)選擇申請(qǐng)發(fā)明專利與設(shè)計(jì)專利來保護(hù)自己的發(fā)明，希望能有更完整的保護(hù)。
然而，在Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats的案例(注10)中，設(shè)計(jì)專利看似簡單的申請(qǐng)過程，可能是讓人不易警覺的陷阱。
Pacific Coast提出一個(gè)有框架的海洋用擋風(fēng)玻璃的的設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)案，提交12張圖共有7個(gè)不同的實(shí)施例。USPTO將這些實(shí)施例區(qū)分為五個(gè)可專利性不同的群體(注11)(如圖7所示)，要求申請(qǐng)人分割。
申請(qǐng)人修正時(shí)選擇了第1實(shí)施例，于2007年11月獲得 D555,070設(shè)計(jì)專利(簡稱070專利)，另將第3個(gè)實(shí)施例分割申請(qǐng)，2008年5月獲得D569,782設(shè)計(jì)專利(簡稱782專利)。
2011年，原告Pacific Coast控告被告Malibu船公司的兩側(cè)錐形柱上有3個(gè)通風(fēng)孔的擋風(fēng)玻璃產(chǎn)品(如圖8右側(cè)所示)侵害了070專利。佛州中區(qū)地方法院認(rèn)可Malibu所提的禁止反悔原則理由做出不侵權(quán)的簡易判決，因?yàn)镻acific Coast在申請(qǐng)過程中已放棄(surrendered)被刪除的設(shè)計(jì)。
具體而言，如果專利權(quán)人在申請(qǐng)過程中因?yàn)榉艞壱恍┰O(shè)計(jì)目標(biāo)而獲得專利，禁止反悔原則就是要防止專利權(quán)人在均等理論下重新奪回已放棄的權(quán)利范圍。如果設(shè)計(jì)專利不適用禁止反悔原則，將會(huì)損害公示的法定必要功能。
Pacific Coast不服，上訴到CAFC。CAFC說明，禁止反悔原則雖是建立在發(fā)明專利的案例中，亦可適用于設(shè)計(jì)專利。CAFC也認(rèn)為，在申請(qǐng)過程中原告并未反駁審查人員的分割理由，也不是因?yàn)橄惹凹妓嚨睦碛煞艞壊糠衷O(shè)計(jì)，而且禁止反悔原則只適用于被告設(shè)計(jì)落入已放棄之設(shè)計(jì)目標(biāo)權(quán)利范圍之內(nèi)。因此禁止反悔原則并不適用于本案的侵權(quán)主張。
圖8 Pacific Coast的29/258753申請(qǐng)案原始圖面
圖9 Pacific Coast的070專利與被告產(chǎn)品之比對(duì)圖
區(qū)分功能性特征與裝飾性特征
2015年5月，CAFC在Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD(CV-14-1335)案件(注12)中說明，Samsung所主張?jiān)O(shè)計(jì)專利保護(hù)的是非功能性特征之裝飾性特征，在一般觀察者檢測比對(duì)時(shí)，應(yīng)該將功能性特征從整個(gè)保護(hù)范圍中予以忽略。不過，Richardson v. Stanley Works, Inc一案(注13)并不支持Samsung的說法。
在此案中，Richardson獲準(zhǔn)的設(shè)計(jì)專利(D507,167專利，簡稱167專利，如圖9左側(cè))是一項(xiàng)由眾多組件所構(gòu)成的多功能工具，這些組件都是取決于他們的功能目的。
Richardson向亞利桑那州地方法院控告Stanley工具廠的Fubar工具(D562,101專利，如圖9右側(cè)所示)侵害167專利。
地方法院說明：167專利包含裝飾性特征與功能性特征，具有多個(gè)功能組件的多功能工具，只有非功能性的裝飾性設(shè)計(jì)特征才能獲得設(shè)計(jì)專利的保護(hù)，并判定Fubar工具并未侵害167專利。Richardson向CAFC提出上訴。
CAFC肯定地方法院解讀，并說明：當(dāng)設(shè)計(jì)專利包含功能性與非功能性特征時(shí)，在解釋設(shè)計(jì)專利權(quán)范圍時(shí)，要確定該專利所揭示的非功能性特征。設(shè)計(jì)專利的侵害認(rèn)定應(yīng)以整體設(shè)計(jì)的比對(duì)方式為之，不能僅就其中的裝飾性特征予以比對(duì)。Fubar工具與167專利雖都具有相同的造形元素，不過兩設(shè)計(jì)的裝飾性特征以及整體視覺印象明顯不同，不會(huì)造成市場混亂，也不構(gòu)成設(shè)計(jì)專利侵害。
圖10 原告22被告Stanley的D562,101設(shè)計(jì)專利
結(jié)語
由前述的分析可得知，設(shè)計(jì)專利的侵害認(rèn)定不是單純比對(duì)設(shè)計(jì)專利與被告產(chǎn)品是否構(gòu)成近似而已，應(yīng)要先了解設(shè)計(jì)專利所保護(hù)的范圍，法院應(yīng)詳細(xì)審閱(review)設(shè)計(jì)專利之圖式與說明書，確認(rèn)相關(guān)先前技藝及其擁擠程度，從申請(qǐng)過程歷史檔案找出相關(guān)的延續(xù)申請(qǐng)案或分割申請(qǐng)案，正確的解讀設(shè)計(jì)專利權(quán)范圍。相關(guān)的先前技藝包含：USPTO檢索或引用的先前技藝，或法院自己檢索，或當(dāng)事人所提供的相關(guān)先前技藝。
CAFC在設(shè)計(jì)專利侵權(quán)的先前案例發(fā)展出許多關(guān)于設(shè)計(jì)專利權(quán)范圍解讀的法律原則，這些原則經(jīng)常見于設(shè)計(jì)專利侵權(quán)訴訟之中，一直被法官及雙方當(dāng)事人所援引試用。
法院為了要讓陪審團(tuán)了解設(shè)計(jì)專利被核準(zhǔn)的權(quán)利范圍，有些設(shè)計(jì)需要較多的解讀，有些設(shè)計(jì)僅需稍作解讀，有些則不用解讀，無論如何，法院必須依CAFC判決所建立的指導(dǎo)原則，正確的解讀專利權(quán)范圍。另在Minka燈具公司控告Craftmade公司的案例(注14)中，法院詳讀特別專家(special master)的報(bào)告后說明，解讀設(shè)計(jì)專利權(quán)范圍的目的是想要喚起陪審團(tuán)對(duì)于設(shè)計(jì)專利的視覺意象(visual impression)。
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